Droit des brevets aseptiques : quel côté du littéral préférez-vous ?

Jan 30, 2024

par Dennis Croupton

Steuben Food a récemment perdu son procès pour contrefaçon contre Shibuya Hoppmann, le tribunal de district ayant statué (1)doctrine des équivalents(DOE) ne peut pas s'étendre pour couvrir la technique de remplissage de bouteilles aseptique accusée et en outre (2) ledoctrine inversée des équivalents protège le défendeur contre des accusations de contrefaçon littérale. Steuben Foods, Inc. contre Shibuya Hoppmann Corp., n° 1:19-cv-02181-CFC, 2023 WL 2498810 (D. Del. 14 mars 2023) (brevets américains n° 6 209 591 ; 6 536 188 ; et 6 702 985) (Juge en chef Connolly). L'affaire est actuellement en appel devant le Circuit fédéral, le mémoire en réponse du défendeur retenu étant attendu pour la mi-septembre.

Il existe une concurrence féroce dans le secteur de l'embouteillage et Shibuya a vendu des lignes d'embouteillage à un client majeur de Steuben. Steuben a poursuivi Shibuya pour trois brevets et a d'abord gagné avec un jury accordant 38 millions de dollars de dommages et intérêts pour contrefaçon. Cependant, le juge en chef Connolly a rejeté le verdict du jury en rendant un jugement nonobstant le verdict, estimant qu'aucun jury raisonnable n'aurait pu conclure à une contrefaçon. Les règles de procédure civile identifient désormais JNOV comme le nom peut-être plus politiquement correct du jugement en tant que question de droit (JMOL). Le nouveau nom évite la vérité gênante selon laquelle le processus implique le rejet d'une décision du jury protégée par la Constitution.

Sur la base de ce que j'ai lu – cela n'inclut certes pas encore le mémoire de l'intimé – je me rangerais du côté de Steuben Foods sur ce point. Le juge Connolly a été trop agressif en rejetant le verdict de contrefaçon du jury ; trop agressif dans l'application de la doctrine de la viciation à un seul mot de la réclamation ; et trop agressif dans l’application de la doctrine inversée des équivalents, longtemps en sommeil.

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La décision JMOL du juge Connolly s'appuie sur deux doctrines controversées du droit des brevets : la doctrine des équivalents et son inverse, la doctrine inversée des équivalents.

Doctrine des équivalents

La doctrine des équivalents permet au titulaire d'un brevet d'établir une contrefaçon, même lorsqu'un produit ou un procédé accusé ne relève pas littéralement des revendications du brevet, si le produit ou le procédé accusé ne contient que des différences non substantielles par rapport aux revendications du brevet. La Cour suprême a reconnu la doctrine des équivalents dans Graver Tank & Mfg. Co. c. Linde Air Products Co., 339 US 605 (1950), expliquant qu'elle vise à empêcher la copie qui n'apporte que des modifications mineures et non substantielles pour éviter la portée littérale des réclamations. La doctrine est justifiée par le fait que le langage a des limites inhérentes pour saisir la véritable portée d'une invention, de sorte que les équivalents aident à protéger l'inventeur et à promouvoir l'innovation. Cependant, la doctrine est controversée car elle étend la portée du brevet au-delà des termes littéraux des revendications, réduisant ainsi l'information publique et pouvant potentiellement piéger les technologies développées plus tard dans la contrefaçon. La Cour suprême a imposé des limites clés à la doctrine dans l'affaire Warner-Jenkinson Co. c. Hilton Davis Chemical Co., 520 US 17 (1997), exigeant que l'équivalence soit évaluée élément par élément et interdisant le viciation des limitations des revendications.

Le brevet '985 de Steuben couvre une machine de stérilisation et comprend l'élément suivant : "dans lequel ledit stérilisant atomisé est ajouté par intermittence audit conduit". Allégation 1 (c'est nous qui soulignons). Le problème est cependant qu’il a été démontré que l’appareil accusé ajoutait du stérilisant en continu. Bien que le jury ait conclu à une contrefaçon par des équivalents, le tribunal de district a estimé que la doctrine des équivalents ne pouvait pas s'appliquer dans ce type de situation binaire. Cela a conduit le tribunal à conclure qu'autoriser des équivalents pour un fonctionnement continu vicierait la limitation du fonctionnement intermittent. En appel, Steuben affirme que le tribunal a ignoré le précédent interdisant l'utilisation d'une approche de « choix binaire » en matière de viciation. Voir Deere & Co. c. Bush Hog, LLC, 703 F.3d 1349, 1356-57 (Fed. Cir. 2012) (« Les tribunaux doivent veiller à ne pas raccourcir cette enquête en identifiant un choix « binaire » dans lequel un l’élément est soit présent, soit « absent ». » Le breveté soutient également que des preuves substantielles étayaient le verdict d'équivalence du jury basé sur l'application du test approprié de fonction, de manière et de résultat.